德州市金隆石油设备有限公司与W某某实用新型专利实施许可合同纠纷案

德州市金隆石油设备有限公司与W某某实用新型专利实施许可合同纠纷案

山东省德州市中级人民法院民 事 判 决 书（2011）德中民初字第8号

原告德州市金隆石油设备有限公司（以下简称金隆公司）诉被告W某某实用新型专利实施许可合同纠纷一案，被告W某某不服德州市中级人民法院（2010）德中民初字48号民事判决，向山东省高级人民法院提起上诉。山东省高级人民法院于2010年12月14日作出（2010）鲁民三终字第203号民事裁定，发还本院重新审理。本院依法另行组成合议庭，公开开庭审理了本案。在审理过程中，追加山东省德州市金宇机械有限公司（以下简称金宇公司）、金树怀为第三人。原告金隆公司法定代表人金树怀、委托代理人Y某某、被告W某某、委托代理人G某某、F某某、第三人金树怀、第三人金宇公司、金树怀共同委托代理人Y某某、到庭参加诉讼，本案现已审理终结。

原告诉称，原告与被告W某某于2007年3月28日签订了专利技术实施许可合同，合同第二条约定许可方式为独占许可，许可范围为中石油、中石化和中海洋所辖领域。合同第六条约定，验收发生不合格时，双方协商确定责任方，如因被告原因，试制不成功，由被告提供改进方案，如改进无效，原告有权终止合同，要求索赔。合同第十条约定许可方不得在约定地区进行再次转让，否则违约，并向被许可方支付违约金50万元。被告违反合同约定将专利技术又卖与大庆开发区竹田复合材料有限公司，非法获利60余万元，原告主张被告非法获利30万元。为保护原告的合法权益，请求法院：1、判令被告W某某赔偿违约金50万元、非法收取的专利使用费30万元；2、诉讼费由被告负担。

被告W某某答辩称，一、原告不具有诉讼主体资格，主张我方违约没有法律依据。二、金宇公司与金树怀是无独立请求权的第三人，不能行使独立请求权。三、W某某不存在违约，不应承担责任。四、被告不是再次转让，是再次许可，不应承担违约金。

第三人金树怀述称，金树怀与W某某签订的专利实施许可合同是代表金隆公司签订的，是履行公司职务行为，应当由公司承担法律后果，合同的履行也是金隆公司与W某某履行，与金树怀没有任何关系。

第三人金宇公司述称，金宇公司和W某某没有签订过专利技术实施许可合同，也未授权任何人和W某某签订合同，金宇公司不是合同主体，不应成为本案第三人。

经审理查明，被告W某某研究出一种新型石英砂过滤器，向国家知识产权局申请实用新型专利，专利权人、设计人为W某某，2006年9月13日，国家知识产权局授予专利权，专利号为ZL200520011314.8。2007年3月28日，第三人金树怀以第三人金宇公司的名义与被告W某某签订了《专利技术实施许可合同》。合同约定，第二条：许可方式与约定地区范围，3、许可方式：独占许可。被许可方在合同规定的期限、地区、技术范围内实施合同技术。4、许可范围：中石油、中石化和中海洋所辖领域。第十条：违约与索赔：一、许可方，4、许可方不得在约定的地区内进行再次转让，否则违约，并向（被）许可方支付违约金50万元。合同有效期为2007年3月28日至2015年5月8日。合同中写明的金宇公司的代表人为金树怀，但第三人金宇公司并未在合同上加盖公章，该公司法定代表人金泽荣也未签字和事后追认。只有被许可方代表人金树怀和许可F某某自治的签字。同日，以被告W某某为许可方，原告金隆公司为被许可方又签订了《砂滤器》专利实施许可合同资料交接清单，被告W某某与第三人金树怀作为交接当事人签了字。2008年4月13日，原、被告又签订补充协议，双方当事人表述为：W某某（甲方）与金宇公司经理金树怀（后来注册金隆公司金树怀董事长）（乙方）。

2008年8月4日，被告W某某又与大庆开发区竹田复合材料有限公司签订了《专利实施许可合同》，将同一砂滤器专利许可该公司使用，该合同约定，本专利的许可方式是大庆地区独占许可，许可范围是在大庆地区制造、使用，全国各地区销售其专利的产品。

另查明：金隆公司成立于2007年11月15日，法定代表人是金树怀，注册资金500万元，经营范围包括：石油污水砂滤器、过滤器、油水分离设备自动化一体机、搅拌机、减速机、石油钻采工具及配件、刮泥机、输送机、污水处理设备生产、维修、销售。金宇公司成立于1996年3月，法定代表人是金泽荣。金宇公司的经营范围包括：减速机制造，铸件、配电箱制造，五金交电、建材，化工产品、丝杆升降机、普通货运、粮油设备制造，钢材销售，钢材热处理加工。

本院认为，本案争议焦点为，一、专利实施许可合同的主体是谁，二、被告是否构成违约及违约金数额、非法获利数额的确定。

关于专利实施许可合同的主体，本院认为，原告金隆公司、第三人金树怀应为该合同的主体，金宇公司不是该合同主体，第三人金树怀明确说明如果认定为合同主体，则由金隆公司代为行使权利，金隆公司是适格的原告。理由如下：

金隆公司是该合同的主体，金隆公司的法定代表人为金树怀，经营范围包括石油污水砂滤器、过滤器、油水分离设备自动化一体机，虽然金隆公司成立时间晚于专利实施许可合同签订的时间，但砂滤器的生产者与销售者均为该公司，W某某已经收到的技术提成费也由该公司支付。W某某也接受了金隆公司支付的技术提成费，并给金隆公司出具了收条。（见（2011）德中民初字第7号民事判决中认定的事实）《资料交接清单》中金隆公司为被许可方，《补充协议》中的乙方也出现金隆公司，这也表明被告W某某认可实际履行合同的乙方就是原告金隆公司。第二条规定，"发起人为设立公司以自己名义对外签订合同，合同相对人请求该发起人承担合同责任的，人民法院应予支持。公司成立后对前款规定的合同予以确认，或者已经实际享有合同权利或者履行合同义务，合同相对人请求公司承担合同责任的，人民法院应予支持。"庭审过程中原告金隆公司承认该合同由其履行，并实际享有合同权利，履行合同义务，可以认定原告金隆公司为该合同的主体。

第三人金宇公司不是专利实施许可合同的主体。该专利实施许可合同中被许可方名称处为金宇公司，只有代表人金树怀的签字，但金宇公司并未授权第三人金树怀签订该合同，也未加盖公章，第三人金宇公司在合同实施过程中及庭审过程中均未追认该合同。因此，第三人金宇公司不应成为该专利实施许可合同的被许可方。

第三人金树怀是该专利实施许可合同的主体。根据《中华人民共和国合同法》第四十八条规定，"行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任。"2007年3月28日，第三人金树怀与被告W某某签订该专利实施许可合同，2007年11月15日，成立金隆公司，金树怀为法定代表人。原告金隆公司成立后，实际履行了该合同。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第二条第一款规定，"发起人为设立公司以自己名义对外签订合同，合同相对人请求该发起人承担合同责任的，人民法院应予支持。"签订合同时，金隆公司没有成立，金树怀应当承担合同责任，即金树怀应当成为合同主体。

在本案审理过程中，将金树怀追加为第三人，金树怀认为自己不应成为合同主体，如果认定为合同主体，则其权利由金隆公司代为行使，故本案中金隆公司为原告符合法律规定。

关于焦点二，被告W某某是否构成违约及违约金数额、非法获利数额的确定。本院认为，被告W某某已经构成违约。合同第二条约定，许可方式与约定地区范围，1、许可方许可被许可方使用许可方《砂滤器》专利技术，与实施这项技术有关的技术秘密。2、许可方许可被许可方使用合同技术的全部技术资料制造、使用、销售合同产品。3、许可方式：独占许可。被许可方在合同规定的期限、地区、技术范围内实施合同技术。4、许可范围：中石油、中石化、中海洋所辖领域。根据该条规定，双方约定的许可方式为独占许可，即许可被许可方在中石油、中石化、中海洋所辖领域内独占使用合同技术制造、使用、销售合同产品。在庭审过程中，被告W某某也认可独占许可是指在中石油、中石化、中海洋所辖领域，不再许可他人生产、销售专利产品。

2008年8月4日，被告W某某又与大庆开发区竹田复合材料有限公司签订专利实施许可合同，合同中专利名称为砂滤器，专利号为ZL200520011314.8。合同第二条专利许可的方式与范围写明，本专利的许可方式是大庆地区独占许可，本专利的许可范围是在大庆地区制造、使用，全国各地区销售其专利产品。该合同的专利与原、被告争议合同的专利为同一专利，W某某许可原告在中石化、中石油、中海洋所辖领域独占实施该技术，而中石化、中石油、中海洋所辖领域与大庆地区有重合，W某某与大庆开发区竹田复合材料有限公司签订的合同中，并未在大庆地区中排除中石油、中石化、中海洋所辖领域，已经构成对原、被告签订合同的违约。另外，独占许可被告实施专利技术，包括在中石油、中石化、中海洋所辖领域内独占销售，后又许可大庆开发区竹田复合材料有限公司全国各地区销售，也构成对原、被告签订合同的违约。

关于违约金的数额确定，原告金隆公司认为应根据合同第十条：违约与索赔：一、许可方，4、许可方不得在约定的地区内进行再次转让，否则违约，并向许可方支付违约金50万元。被告W某某认为，该条规定是说在约定的地区进行再次转让，W某某与大庆开发区竹田复合材料有限公司签订的合同是专利实施许可合同，并非再次转让，且如果违约，是向许可方支付，不是向被许可方支付。根据《中华人民共和国合同法》第一百二十五条规定，"双方对该合同条款的理解有争议的，应当按照合同所使用的语句、合同的有关条款、合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则，确定该条款的真实意思。"对该条规定，应当联系上下文及整个合同进行解释，该合同第十条规定的是违约与索赔，第一款为许可方，包含5项，第1、2、3、5项均规定如果许可方违约应向被许可方赔偿，第4项规定"许可方不得在约定的地区内进行再次转让，否则违约，并向许可方支付违约金50万元。"许可方违约应向被许可方支付违约金，该款其他各项也能说明这一点，故该项应为"并向被许可方支付违约金50万元"。关于"许可方不得在约定的地区内进行再次转让"，本院认为，此处双方要表达的是不得再次许可他人实施，首先，转让只能发生一次，转让后专利的所有权发生改变，许可方不可能进行再次转让。其次，该合同是专利独占实施许可合同，即许可方许可被许可方在约定的地区内独占实施该合同专利，而该项中规定许可方不得在约定的地区内进行再次转让，转让是所有权的转变，不会受约定地区内的限制。第三，该项是许可方违约后如何对被许可方赔偿的条款，许可方将专利技术转让后，如果受让方同意继续履行专利实施许可合同，则并不当然构成许可方的违约。结合合同的性质，该项实际约定了许可方不得在约定的地区内再次许可他人实施该专利，否则违约，并向被许可方支付违约金50万元。在庭审过程中，本院向被告W某某行使释明权，如果其存在违约行为，对合同约定的违约金数额是否请求法院予以调整，被告W某某不请求法院对违约金数额进行调整。综上，被告W某某构成违约，应向原告支付违约金50万元。

关于被告W某某获取的专利使用费30万元，原告没有证据证明该30万元是原告的实际损失，合同也没有相关规定，因此不予支持。

综上，根据《中华人民共和国合同法》第四十八条、第一百一十四条、第一百二十五条、《中华人民共和国专利法》第十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（三）》第二条之规定，判决如下：

一、被告W某某支付原告德州市金隆石油设备有限公司违约金50万元；

二、驳回原告德州市金隆石油设备有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费11800元，由被告W某某承担7375元，由原告德州市金隆石油设备有限公司承担4425元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日之内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。

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